Тип 2 - множество возможностей внутри одного пункта формулы
Примеры этого типа включают некоторые формулы Маркуша и в области генной инженерии. Крайне широкие формулы Маркуша, например, могут покрывать миллионы соединений с единой общей структурой. Некоторые структуры простираются на множество страниц и содержат такое изобилие разнообразных компонентов, что невозможно представить, что заявитель стремится защитить.
Формула Маркуша была изначально разрешена в США в качестве исключения для правила изображения (составления) вместо перечисления в формуле. Но заявители стали использовать ее для того, чтобы защитить большее число изобретений, нежели они действительно изобрели.
Злоупотребление формулой Маркуша дискредитировало множество целей, для которых она предназначалась. Недавно специалисты заявили, что некоторые непомерно большие формулы Маркуша непонятны и содержащие их патенты фантазийны.
У эксперта даже при полной ясности заявки может не хватить времени, чтобы провести поиск по каждой возможной ситуации. Дополнительные проблемы создают трудности, с которыми сталкиваются провайдеры баз данных, поскольку при непомерно большой формуле Маркуша правильная индексация заявки попросту невозможна.

Тип 3 - формула желаемого, или формула «бесплатного пива» («free beer»)
Существуют формулы, в которых не объясняется, как достигается желаемый результат. Примером может служить случай с изобретателем, который предлагает лекарство для лечения простуды. Если он подает формулу изобретения, которая читается просто «средство лечения простуды», то он подает формулу желаемого.
Очень хорошо, если в литературе кто-нибудь предложил лекарство, фактически лечащее простуду без указания на то, как это делается. Такая структура порочила бы новизну формулы желаемого, но была бы фактически недоступной для поиска. Часто бывает невозможно закрыть все признаки такой формулы изобретения. Также нельзя вести поиск по конкретным примерам жизнеспособных решений, поскольку они составляют лишь малую часть огромной заявленной области.

Тип 4 - формулы с параметрами
Параметры могут создавать различные проблемы. В частности, в сложных заявках III типа очень часто используются формулы с параметрами. Если параметры применяются для определения продукта, то возможны случаи, когда сравнение с предшествующим уровнем техники невозможно из-за того, что использованные параметры необычны или сами по себе, или в контексте измеренных характеристик.
Подчас заявитель придумывает совершенно новые параметры и использует их для определения изобретения. Для примера рассмотрим формулу из реальной заявки, поданной многонациональной компанией: «Смазочная композиция, содержащая от 8 до 60 вес. % от смазочной системы и имеющая главный индекс сочетаемости, по крайней мере, 0,5».

Параметр - главный индекс сочетаемости - совершенно неизвестен из предшествующего уровня техники. Он является функцией большого числа других параметров, многие из которых также неизвестны из предшествующего уровня техники. Несколько страниц заявки детально объясняют процедуру тестирования с использованием специализированного лабораторного оборудования, позволяющую рассчитать главный индекс сочетаемости смазки. Эксперт, проводивший поиск, заподозрил, что главный индекс сочетаемости является вздорным параметром «Load of Old Hogwash», но что он мог сделать, не имея лаборатории и специального оборудования? Поэтому эксперт ограничил поиск примерами (небольшим числом соединений, охарактеризованных в формуле). Таким образом, только по очень малой части пунктов формулы изобретения был проведен поиск.

В статье отмечаются новые направления в политике ЕПВ в отношении сложных заявок:
- строгий подход к проверке на обоснованность и раскрытие;
- строгий подход к проверке на ясность и краткость;
- вмешательство при необходимости на стадии поиска посредством заявления о частичном поиске или, в крайних случаях, декларации об отказе в проведении поиска вообще.

Далее в статье приводятся ссылки на новое Руководство по проведению экспертизы в ЕПВ и отмечается предполагаемое обсуждение аналогичных изменений в Руководстве РСТ.

Строгий подход к проверке обоснованности и раскрытия

Основания для противодействия умозрительным (speculative) формулам изложены в ст. 100(b) ЕПК и отчете межправительственной конференции по учреждению Европейской патентной конвенции:

«Описание… должно быть ясным в отношении того, что представляет собой изобретение, и содержать достаточно информации, чтобы позволить специалисту в данной области техники выполнить изобретение без применения дополнительного изобретательского мастерства. Противник может стремиться аннулировать патент, если считает, что опубликованное описание не удовлетворяет этим условиям. Он может также обосновать, что хотя описание является ясным и содержит детали, позволяющие осуществить описанное изобретение, пункты формулы изобретения так широко составлены, что они должны быть рассмотрены как «умозрительные».

В ЕПК существуют требования обоснованности (ст. 84) и раскрытия (ст. 83). Они отражают принцип: содержание формулы изобретения должно быть оправдано (обосновано) вкладом изобретателя в уровень техники. Этот принцип последовательно в ЕПВ не применялся. Как апелляционная коллегия, так и Руководство по проведению экспертизы имеют тенденцию преуменьшать фундаментальную важность проверки на обоснованность и раскрытие.

Шкала соизмеримости (пропорциональности)

Примером такого подхода служит первое решение, подробно представленное в заявке Т409/91. Здесь заявитель ввел новый тип добавки, придававшей очень широкие характеристики топливным маслам при низкой температуре. Ее действие выражалось в предотвращении образования кристаллов воска, образующихся при низкой температуре, которые могут блокировать топливный фильтр из-за своих размеров.

Однако формула не содержала описания ни самой добавки, ни метода ее изготовления или использования, ни комбинации с ней топливного масла. Вместо этого она включала сведения об эффективности топливного масла с малыми восковыми кристаллами, которые образуются при очень низкой температуре. Это была недостаточная формула, поскольку совсем не упоминала о добавке. Формулу отклонили в первой инстанции на основании нераскрытия. Решение было обосновано при апелляции.

Аргументом послужило то, что формула не раскрыта во всей полноте объема притязаний (ст. 84 ЕПК) и что изобретение не подкрепляло во всей полноте широту формулы (ст.83 ЕПК). Кроме того, формула не соответствовала требованиям ст. 84 ЕПК относительно включения всех существенных признаков изобретения.

В соответствии с этим весь объем притязаний формулы должен быть обоснован и раскрыт. Широта формулы определяется вкладом изобретения в уровень техники.

Направление «единственного пути»

Типичными примерами такого подхода являются решения по заявкам Т292/85 и Т19/90. Они приняты исходя из того, что объем притязаний формулы изобретения может быть настолько широк, насколько это позволяет предшествующий уровень техники, и не должен быть отклонен (например, на основе обоснования), за исключением случаев, когда факты доказывают, что такой объем притязаний неразумен (чрезмерен).

Одним из наиболее интересных примеров является заявка Т19/90, в которой на основании единственного приведенного раскрытия генетического модифицирования мыши, возможно неожиданно, была обоснована широкая формула для всех млекопитающих, кроме человека. Решения, подобные этим, поддерживаются до тех пор, пока путь осуществления изобретения, раскрытый в заявке, остается единственным.

«Биоген» против «Медева»

Новый подход ЕПВ к сложным заявкам был сформулирован лордом Хоффманом в деле «Биоген» против «Медева».

Один из вопросов, который должен был решить суд, заключался в том, может ли «Биоген» законно пользоваться приоритетом по заявке в Великобритании. Апелляционная палата ЕПВ уже ответила на этот вопрос утвердительно. Однако было ясно, что она не исследовала вопрос о том, насколько полно приоритетный документ раскрывал всю ширину притязания, заявленного в более поздней заявке.

Формула относилась к антигенам вируса гепатита В и была представлена в виде: продукт через процесс. Заявка и последующий европейский патент ясно раскрывали единственный путь действия (работы) в рамках формулы, но заявляли все синтетические антигены к вирусу гепатита В, произведенные (полученные) посредством любого метода рекомбинации ДНК.

«Биоген» доказывал, что должно использоваться решение, предложенное в заявке Т2292/85 (решение «единственного пути»). С этого момента формула должна считаться законно раскрытой.

«Медева» доказывала, что должно применяться решение, приведенное в заявке Т409/91 («соизмеримое» решение), так, чтобы дата приоритета определялась чем-либо конкретным (узким), действительно раскрытым в приведенных примерах.

Если бы использовался подход, использованный в заявке Т409/91, то патент не только потерял бы свой приоритет, но и стал бы недействительным из-за недостаточной обснованности объема притязаний. Более того, если бы патент был введен в действие с даты подачи заявки (значительно позже, чем дата приоритета), то он, кроме того, соответствовал бы изобретательскому уровню.

Палата лордов нашла, что оба решения приняты правильно. Лорд Хоффман отметил, что вся ширина формулы (весь объем притязаний) должен быть обоснован и раскрыт. Он с одобрением приводил в пример заявку Т409/91. Далее лорд подчеркнул, что могут быть случаи, когда изобретатель открывает совсем новый принцип, допускающий общую (обобщенную) заявку. Тогда широкая формула, воплощающая действие самого принципа, может быть оправданной, поскольку это будет соизмеримо с вкладом изобретателя в уровень техники. Здесь он сослался на заявку Т292/85, отметив при этом, что такие случаи крайне редки.
Решение по делу «Биоген» против «Медева» одобрено профессионалами, как обозначающее возврат к основополагающим принципам патентного законодательства.

Изменения в Руководстве по обоснованию и раскрытию

Руководство по проведению экспертизы требует, чтобы в заявке было представлено детальное описание по крайней мере одного способа осуществления изобретения. Для того, чтобы заявка считалась достаточно раскрытой, Руководство устанавливает, что «в большинстве случаев одного примера или одного осуществления будет достаточно». Но в общем случае более широкая формула может потребовать большего числа примеров, распространяющихся на всю область, защищаемую этой формулой. Руководство предусматривает случаи, когда «даже очень широкую область достаточно продемонстрировать ограниченным числом или даже одним примером».

Последние поправки к Руководству прояснили, что в этих случаях заявка должна включать в дополнение к примерам информацию, достаточную для того, чтобы позволить человеку, имеющему навык в технике и определенные знания, осуществить изобретение во всей заявленной области.

Таким образом, тяжесть обоснования в случае недостатка раскрытия возложена на эксперта, а тяжесть демонстрации того, что изобретение раскрыто, - на заявителя.

Правило С-III, 6.1 - 6.4 (support - обоснование)

Результат обоснования, устанавливаемый Руководством С-II, 6.1 и 6.2 подчиняется общему принципу:
- каждый пункт формулы должен базироваться на описании (6.1);
- распространение допустимого обобщения на основании частных примеров - обязанность эксперта;
- изобретение, которое открывает новую область, имеет право на большую общность, нежели изобретение, относящееся к усовершенствованию известной области (6.2);
- правильно (справедливо) установленная формула изобретения, с одной стороны, не так широка, чтобы превышать изобретение, и не так узка, чтобы навредить заявителю.

Правило С-III, 6.1, однако, часто понимается неправильно, т.е. как уменьшение обоснованности до сведения его к буквальному соответствию между формулой и описанием. Поправка к С-III, 6.1 устраняет эту ошибочную концепцию. Установлено, что объем притязаний формулы изобретения не должен быть больше того, что содержится в описании и рисунках, и обязан соответствовать вкладу в уровень техники.

Принципы «fair balance» (справедливого равновесия) и «just reward» (соответствующей награды), установленные в С-III, 6.2, проверяются посредством узаконенного теста, установленного в С-III, 6.3, который предусматривает, что тяжесть доказательства лежит на эксперте.
До тех пор, пока эксперт не выдвинет убедительных возражений, подтверждающих необоснованность информации заявителя, считается, что заявитель прав, ему предоставляется кредит доверия.

Такое восприятие требует от эксперта преодоления очевидной тяжести криминальных стандартов «beyond all reasonable doubt» (оправдывается за недостаточностью улик). Таким образом, правило С-III, 6.3 было понято как жесткое ограничение концепции обоснованности в соответствии со ст. 84 ЕПК. Это ведет к тому, что эксперт, с одной стороны, не может выдвинуть возражения без объяснения или отклонить хорошо обоснованные аргументы, а с другой - может отвергать спекулятивные заявки на основании недостаточного обоснования.

Изменение к правилу С-III, 6.3 уточняет вывод о тяжести доказательства: если эксперт представил обоснование что, например, ширина формулы не обоснованна, то бремя ответственности продемонстрировать ее обоснованность лежит на заявителе. Таким образом, заявитель должен оправдать свое притязание на монополию.

Слово «commensurate» (соразмерный, пропорциональный) впервые появилось в Руководстве. Оба требования - обоснование и раскрытие - приводятся, чтобы отразить принцип: пункты формулы должны быть соразмерны с изобретением или оправданны изобретением.

В заключение статьи, предполагающей продолжение, дан перечень источников, опубликованных ранее по данному вопросу.

1. Джермакян В.Ю. Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002.

2. Джермакян В.Ю. Состоявшееся открытое использование как фактор, порочащий новизну изобретения. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002.

3. Джермакян В.Ю. Кто сядет на иглу Зингера?//Патенты и лицензии. 2000. № 8.

4. Джермакян В.Ю. Лед тронулся//Патенты и лицензии. 2000. № 11.

5. Джермакян В.Ю. Защита от злоупотребления патентным правом заключается в понимании сущности патентного права//Изобретательство. 2002. № 5.

6. Ревинский О.В. Этические нормы в работе патентных поверенных//Патенты и лицензии. 2001. № 6.

7. Белов С.Н., Калугин А.И. Что противопоставить патентному рэкету?//Патенты и лицензии. 2001. № 10.