Патент на группу изобретений. Проблемы с экспертом по единству изобретений.



экспертиза блещет единством

Воплощаю давнее желание поделиться опытом общения с ФИПС на стадии экспертизы заявки на выдачу патента изобретение. Не самый вопиющий случай, но интересно. Ситуация касается предъявления необоснованных претензий о нарушении группой изобретений требования единства при экспертизе по существу заявки № 2006115630 на выдачу патента РФ на изобретение. Запрос и отчет о поиске по этой заявке по ссылке: 2006115630_zapros_001_.pdf.

Завершился эпизод выдачей патента: Патент РФ на изобретение № 2328878.

Первоначально в формуле изобретения во втором независимом пункте не было ссылки на независимый п.1 формулы. Что совершенно правильно. В действовавшей на момент подготовки запроса, ответа на запрос редакции Правил составления заявки ... присутствовала (в нынешнем регламенте должна быть аналогичная, не проверял) касающаяся независимых пунктов формулы изобретения фраза, что независимые пункты формулы, как правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы.



Это правильно, поскольку независимый пункт предусматривает полноценное освещение сущности объекта. Отсылки в независимых пунктах используются, как правило, в тех случаях, когда нужно повторить слишком большой фрагмент другого пункта формулы. Например, если заявлено вещество, охарактеризованное структурной формулой, то чтоб в независимом пункте на способ его получения не приводить эту структурную формулу, пишут, что Способ получения вещества по п.1 ... . Собственно, в заявке № 2006115630 и первоначально в формуле было вещество, а затем шел способ его получения. Нет оснований увязывать способ непосредственно к этому веществу, а собственно с какой стати, да и ничего иного при выполнении способа не получится, кроме как то, что характеризует родовое понятие вещества.

Однако в запросе из отсутствия в независимом пункте отсылки к другому независимому пункту был сделан вывод о несоблюдении требования единства. Аргументы приведены в виде выдержек из правил. Аргументировать обратное можно ссылаясь на те же самые выдержки, где черном по белому сказано "одно из которых предназначено для получения другого".

Если говорить о природе требования единства, то оно обусловлено желанием исключить необходимость проведения патентным ведомством экспертизы заявки, включающей совершенно разнородные объекты, когда информационный поиск по одной заявке не может провести один специалист, компетентный в одной области. В случае нашей заявки, если эксперт ищет определенные вещества, то в описаниях к патентам на вещества он будет находить информацию о способах, которыми эти вещества получены. Или наоборот. Если эксперт не увидел нарушения требования единства и провел экспертизу всех объектов, то это трудности патентного ведомства. Это они пошлину не добрали. Эксперт успешно провела поиск до того, как нашла нарушение единства. Отчет о поиске пришел задолго до поступления запроса. Если бы было нарушение единства, то это всплыло бы на стадии поиска. Вероятнее всего, поиск не мог бы быть проведен, если бы действительно имело место нарушение единства изобретения. Из организационной природы требования единства следует и то обстоятельство, что нарушение единства в выданном патенте не является основанием для признания патента недействительным. Иначе была бы глупость и откровенный бюрократизм. Выдав патент с нарушением единства, патентное ведомство только себя наказало, выполнив работу, которую оно не должно было делать в отношении выпадающего из группы объекта.

В запросе предложена редакция формулы. В пункт на вещество была введена отсылка к пункту на способ. Из этого получается, что патентные права распространяются на вещество, полученное исключительно эти способом. А с какого ... ? Может быть это вещество может быть получено только этим способом. А может и нет. Мне надо было клиента нагрузить этим вопросом? А он может этим не занимался и до конца не знает, какие еще варианты способов, которые позволят получить это вещество, могут быть. Наоборот да, этим способом получится именно такое вещество. Все остальные размышления в запросе по поводу правильного изложения сущности - это все мелочи, не заслуживающие особого внимания. Приглядывать, конечно, нужно за всеми доводами экспертизы, но психологически, если нужно отбить одну претензию, то с другими лучше согласиться. Если можно. Пусть оппонент хоть в чем-то сохранит свое лицо.

Руководствуясь перечисленными соображениями отправил следующий ответ с приложением уточненных материалов:

2006115630 Otvet 002

Дальше уже не было никаких проблем, пришло решение о выдаче, но счет за возню с ответом я клиенту выставил. Экспертам спасибо, что помогают деньги зарабатывать.



0 Комментарии

Категории новостей